Le Brexit : les impacts sur vos marques

Tandis que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a été effectuée le 1er février 2020, les autorités gouvernementales s’étaient entendues sur la mise en place d’une période de transition prenant fin le 1er janvier 2021.

Les règles en vigueur pour le dépôt de marques étaient alors toujours celles instaurées pour un dépôt devant l’EUIPO (Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne), dans le but d’une protection couvrant aussi le Royaume-Uni. Maintenant que la période de transition est terminée, plusieurs démarches ont changé.

 

1) Transformation automatique d’une marque de l’UE enregistrée avant le 01/01/2021 en marque britannique

Depuis le 1er janvier 2021, les marques enregistrées, et faisant l’objet d’une protection dans l’UE, sont automatiquement enregistrées par l’UKIPO (Office de la propriété intellectuelle britannique) à titre de marques britanniques. Sans frais ajoutés.

La marque faisant l’objet d’une protection unitaire sur l’Union européenne (27 Etats membres), se trouve alors protégée, singulièrement, sur le territoire britannique.

En revanche, les demandes d’enregistrement de marques UE n’étant pas encore enregistrées avant le 31 décembre 2020, ne bénéficient pas de cette protection automatique au Royaume-Uni.

2) Le cas des demandes en cours d’enregistrement devant l’EUIPO

Pour les demandes d’enregistrement déposées avant le 31 décembre 2020 devant l’EUIPO, et faisant l’objet d’un examen avant la fin de la période de transition, un délai supplémentaire de neuf mois (jusqu’au 30 septembre 2021) est accordé par le gouvernement britannique pour effectuer un nouveau dépôt devant l’UKIPO. Cette transition vous permet ainsi de garder la date originale de dépôt devant l’EUIPO pour votre demande de marque britannique.

Même si la demande est régularisée dans le délai de neuf mois accordé par l’UKIPO, la taxe de dépôt fixée par l’UKIPO, doit être réglée au moment de la demande devant l’office britannique.

Au-delà du 30 septembre 2021, si aucune démarche de dépôt n’a été introduite devant l’UKIPO, vous perdrez la date d’antériorité de votre demande de marque UE.

 

3) En cas de besoin d’une protection de votre marque sur le territoire britannique

Et quant aux nouvelles demandes d’enregistrement de marques de l’UE déposées, dont il est souhaité qu’elles soient protégées au Royaume-Uni, il vous reviendra d’opter pour un dépôt national soumis à l’UKIPO. Ou bien encore de passer par un enregistrement de marque internationale désignant le Royaume-Uni, démarche cette fois-ci effectuée devant l’OMPI.

Dans les deux cas, il est recommandé de vous adresser à un mandataire (CPI ou avocat spécialisé en droit des marques).

 

4) Exemple et synthèse

Par exemple, la société X a déposé une demande de marque de l’UE le 15/03/2020.

Le 07/07/2020, une opposition est formée, hélas, par un tiers à l’encontre de cette demande d’enregistrement de marque.

Entre temps, l’épidémie de Covid fait que les offices suspendent le traitement des dossiers.

Finalement, l’EUIPO rend sa décision d’opposition le 27/05/2021 et la demande est acceptée partiellement à l’enregistrement dans l’UE.

Ainsi, bien que déposée avant le 31/12/2020, cette demande de marque de l’UE ne sera pas transformée automatiquement en marque britannique. Le déposant devra donc faire sa demande auprès de l’UKIPO avant le 30/09/2021 pour que sa demande de marque britannique bénéficie de la date de dépôt en UE, à savoir le 15/01/2020.

Very simple, isn’t it ?

 

Mémo To-do List :

  • Vérifier sur la base marques UKIPO le n° d’enregistrement accordé par l’office britannique aux marques déjà enregistrées et automatiquement transformées. (https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office)
  • Intégrer ses marques britanniques dans son portefeuille de gestion de droits et mettre à jour ses échéances de renouvellement.
  • Vérifier le statut de ses demandes de marques de l’UE. Et demander la transformation en marque britannique avant le 30/09/2021, le cas échéant et si le Royaume Uni est un marché pertinent, via un mandataire local ou son CPI habituel.
  • Adapter sa veille juridique pour inclure le Royaume Uni dans les territoires surveillés.

 

 

Sources : https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/propriete-intellectuelle.html

https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks

https://www.economie.gouv.fr/apie/brexit-quels-impacts-sur-les-marques-publiques-de-lunion-europeenne-au-1er-janvier-2021

 

LAFABRIE Nina

Relecture Laetitia Canezza